¿Porqué reservar una marca, denominación comercial o diseño industrial?

Para poder optar a la protección legal del uso exclusivo de una marca o denominación comercial sin que otros puedan utilizar esa marca o denominación comercial será necesario que registremos la marca o denominación comercial.
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El correcto registro frente a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir a terceros el uso no autorizado de la marca o denominación comercial. Así, el titular del derecho de marca o denominación comercial obtiene un derecho exclusivo a impedir a terceros comercialicen productos idénticos similares a cuya marca registrada sea titular.

El registro de la marca permite evitar que terceros comercialicen utilizando la marca o denominación distinguiéndose en el mercado. Además de la defensa de los derechos adquiridos por el titular solicitando también permite conceder licencias sobre la marca a otras empresas para obtener beneficios adicionales de explotación de la marca.

Además de la utilidad práctica que tiene el registro de la marca consistente a distinguirse ante los consumidores y usuarios, diferenciar los productos y proyectar la imagen y reputación de la empresa.Por otro lado es el registro de marca o denominación comercial protegerá tu negocio de ser registrado por terceros y de verte obligado al cese de la utilización de una marca registrada a pesar de la legitimidad, originalidad, actividad y consolidación de tu negocio

Todo empieza con la llegada de un burofax en la cual se requiere en el cese de uso de una marca registrada por el legítimo titular en virtud del artículo 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. En virtud de este artículo se podrá solicitar en vía civil la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, la adopción de medidas para evitar que prosiga la violación de la ley de marcas por uso no autorizado, la atribución en propiedad de los medios embargados en determinados casos entre otras medidas.

En relación a la potencial indemnización hay que destacar la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 516/2019 de 3 de octubre de 2019 en la cual matiza que porque exista la indemnización según los criterios de la Ley de Marcas tienen que probarse los perjuicios.

En que afecta no registrar tu marca?

Registrar la marca o no puede provocar que tu negocio tenga que reinventarse y empezar de cero en algunos aspectos o en todos por no haber realizado el correcto registro. Existen numerosas situaciones en las cuales los ha llegado un burofax y han acabado en el juzgado. Contar con el registro de la marca, denominación o invención industrial te permitirá conseguir obtener el cese en la utilización no autorizada. En el sentido opuesto podrá limitar tus derechos exclusivos

Los plazos para la tramitación de la solicitud no son instantáneos y tienen que pasar por un proceso con varias fases. Existen compromisos en los plazos de tramitación y resolución de signos distintivos. Podéis consultar los plazos aquí.

¿Qué hacer ante la recepción de un burofax advirtiendo del cese de utilización de una marca registrada?

Ante la recepción del burofax el mejor es asesorarse y contactar con profesional porque estudie su caso.El siguiente que tendrá que hacer es seguir las instrucciones que lo diga para evitar malos entendidos con la otra parte como por ejemplo el derecho de explotación de la marca registrada.

¿Cómo se hace la reserva de denominación o marca?

La reserva de denominación comercial o marca se hace telemáticamente desde la página de la OEPM. Para la tramitación de la reserva se tiene que pagar unas tasas. El precio de las tasas variará cada año.

¿Qué ocurre en la práctica?

Muchos empresarios averiguan el funcionamiento de la ley de marcas y la protección que ofrece el registro de patentes y marcas de la OEPM cuando reciben un burofax solicitando el cese de una marca o denominación comercial registrada y la correspondiente advertencia de abstención en su utilización. Nos encontramos ante un error básico en el cual no se ha registrado la marca o denominación comercial y en el cual no existe defensa.

El negocio tal como se configuró tendrá que reorganizarse ante esta situación y abstenerse de la utilización no autorizada de esta marca o denominación comercial. Esta situación puede ser de gran gravedad por el tipo de implicaciones empresariales y comerciales.

En resumen ante la recepción del burofax de cese podemos decir que nada volverá a ser el mismo para la empresa que le hayan solicitado el cese una situación que de ninguna forma compensa ante el simple y económico registro en la OEPM.

Y es que no compensa porque estamos hablando que el no registro en el peor de los casos puede provocar el cierre empresarial, la incursión en importantes gastos en el cambio de la denominación comercial, marketing, publicidad, página web, SEDE… En cualquier caso se superará ampliamente el valor del registro y estaremos ante una incertidumbre jurídica tremenda.

Ejemplos de empresas que no registraron su marca:

Lee el artículo «Compañías que pierden sus marcas en los tribunales» del diario Expansión

También puedes leer el artículo del diario «Lo Español – McDonalds pierde la marca Big Mac en la UE ante una cadena irlandesa»

Esta imagen muestra la comparación entre la Big Mac de Mc Donald’s y la Big Mac de Supermac’s.

¿Cómo se puede perder la marca?

  • Caducidad

Existen diferentes causas de pérdida de marca, la primera sería la caducidad de esta. Como su propio nombre indica caducidad en este caso es cuando alguien pide la cancelación de una marca por el no uso de esta (tiene que estar más de 5 años sin utilizar)

  • Pérdida de uso (manual perdida de marca por pérdida de uso)

Otro posible caso de la pérdida de la marca seria por la pérdida de su uso. La persona la cual haya expedido la certificación negativa, puede obtener un duplicado alegando la pérdida o destrucción del original. Para lo cual, tiene que acceder al Boletín Oficial del Registro Mercantil, en la Sección de Anuncios y Avisos Legales y comunicarlo.

Preguntas frecuentes en la OEPM

Si tenéis preguntas en primer lugar os podéis dirigir a la OEPM en la cual existe una amplia gamma de preguntas frecuentes respondidas. También puedes consultar el folleto informativo de la OEPM consultándolo aquí.

No registrar la marca es un ERROR DE NOVATO que puede salir muy caro. Ahora ya conoces que efectos puede tener y que riesgos estás soportando en tu empresa. No permanezcas más en esta situación de indefensión y registra tu marca! Nosotros prestamos asesoramiento en materia de registro de patentes y marcas. Para cualquier consulta no dudes a ponerte en contacto con nosotros. Te evitarás muchos problemas y asegurarás tus inversiones si cumple con la normativa y tu marca está registrada y protegida.

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